在欧洲如何保护您专利.ppt

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1、1,在欧洲如何保护您的专利,2008年9月 重庆 Bruno Cinquantini 意大利Notarbartolo & Gervasi事务所,2,2008年9月 广东顺德 Bruno Cinquantini先生 意大利Notarbartolo & Gervasi事务所,在欧洲如何保护您的专利,3,内容提要,您在欧洲所能运用的专利策略 2.如何通过许可引进技术或者对外许可您的发明 3.企业应如何组建专利部门 4.如果您的专利在欧洲被侵权，将有哪些法律救济措施,4,专利策略,为了保护您的发明，您可以采取以下策略: 商业秘密 (对有关信息进行保密) 国家专利 国家实用新型专利 欧洲专利,5,为什么

2、采取商业秘密策略? 如果您的技术没有竞争者 不可能对您的产品进行逆向工程 您掌握的技术诀窍对制造您的产品或者产品生产方法很重要 您的发明创新几乎没有机会被授予专利权,商业秘密,6,优点 比专利便宜 不需要复杂的程序 如果您制造的新产品或者使用的新方法与您的竞 争对手有很大的不同，那么您的商业秘密更加不 容易被泄露出去 欧洲的所有国家都制定了完善的立法来保护商业 秘密,商业秘密,7,缺点 在您的企业建立商业秘密保护的机制成本高 如果您的商业秘密被他人掌握，将无法对此采用补救措施 对商业秘密的许可将比已获得专利权的技术进行许可更加困难,商业秘密,8,外部优越性将有利于 i) 保护 ii) 讨价还价

3、 iii) 企业形象 i) 保护 保护产品技术 保护生产方法 提高对抗竞争对手的能力,专 利,9,ii) 讨价还价: 更容易引进许可或者对外许可 更容易通过交叉许可获得技术 更容易与其它公司在研发方面合作 在标准制定方面提高企业讨价还价的能力 iii) 企业形象 提升企业形象,专 利,10,内部优越性有利于 提高雇员的积极性 衡量企业的研发能力,专 利,11,缺点 以下环节将产生费用 （专利申请的）程序 （专利权的）维持 法律咨询 （专利权的）实施 向竞争对手披露技术信息,专 利,12,申请专利的策略,a) 提交中国专利申请并在12个月内要求优先权(其他途径:提交“专利合作条约PCT”申请）

4、b) 在欧洲申请的策略 仅采取国家途径（国家专利申请） 先采取PCT途径，然后进入国家途径 先采取PCT途径，然后进入EPC（欧洲专利公约）途径和国家途径 采取EPC途径和国家途径 仅采取EPC途径,13,a 直接采取国家途径,优点 在以下情况下更为便宜和迅捷: 只在几个国家寻求专利保护（少于4个国家)或 在非EPC(欧洲专利公约)成员国申请专利 原因 专利申请的翻译量较小 提供实用新型保护 (便宜、保护期短、无实质审查) 授权程序快(在一些国家无实质审查程序) 通常不会被异议 缺点: 申请过程中涉及更多的语言 需要指定更多专利代理人,14,b - PCT 途径和国家途径,优点: 更便宜和迅捷

5、 原因 更加集中的检索和国际初步审查报告(IPER) PCT途径使用一种语言 翻译工作量小 (在PCT途径之后) 您可以选择申请实用新型专利 (便宜、保护期短、无国家阶段审查) 授权更快 (一些国家无实质审查)或者根据国际初步审查报告（IPER）直接授权 以下情况建议采取本策略 ： 只在几个国家要求获得专利保护 如果是EPC成员，则少于4个国家, (注: 在有些国家不被允 许) 或者 非EPC成员国,15,缺点: 在国家阶段需要使用更多的语言 需要指定更多的专利代理人 在某些EPC成员国不可行（在这些国家，PCT途 径之后必须采取EPC途径,b - PCT 和国家途径,16,c PCT、EPC

6、 和国家途径,(可并行或者顺序进行) 优点: 在PCT途径之后，只采用集中的EPC途径 更便宜 只进行一次审查、采用一种语言、只需准备一份申请文件 如需要在某些非EPC成员国的国家申请专利，必须 在PCT途径后采用国家途径,17,c PCT、EPC 和国家途径,缺点 在PCT（和EPC）阶段， 如果发生侵权，在很多 国家很难主张权利 EPO（欧洲专利局）的审查冗长，获得专利授权需要数年时间 如果您不急于尽快获得专利授权，建议您采取本策略,18,d - EPC 途径和国家途径,尽可能对所有的国家采用EPC途径，只对非EPC成员国采取国家途径 优点: 通过EPC在数个欧洲国家获得专利的费用较便宜

7、一次审查程序 一种语言 授权前只需一个专利代理人,19,d - EPC 和国家途径,缺点 EPO审查过程冗长 在获得授权之前如果发生侵权，很难主张权利 如果您想以较低的费用在几个欧洲国家获得专利权，建议您采取本策略 (最好向EPO提出加快审查的要求!),d - EPC 途径和国家途径,20,e - EPC 途径,如果想在4个或4个以上的欧洲国家申请，选择EPC途径可以节省费用 如果您想获得专利保护的所有国家都是EPC 成员国，建议您采取本策略 如果面临被侵权的风险，最好要求加快审查。,21,内容提要,1. 您在欧洲所能运用的专利策略 2. 如何通过许可引进技术或者对外许可您的发明 3.企业应如

8、何组建专利部门 4.如果您的专利在欧洲被侵权，将有哪些法律救济措施,22,许 可,一个专利可以被:,购买 出售 转让 继承 许可,23,许可的优点 您仍然是专利持有人，但可以将您的专利产品或专利方法许可其他人使用并因此获得许可使用费,许 可,24,许 可,可限制许可使用的期限和范围 许可分为以下几种类型: 独占许可 非独占许可 从属许可,25,许可策略,进行许可需符合产品的商业策略，并有利于被许可产品的发展 只要可能就应采取交叉许可 许可成本的收支平衡必须保持赢利 非独占性许可带来更多的益处: 许可方和被许可方的风险较低 许可方能够更好的控制产品 被许可方花费较少的许可使用费 在许可方没有进入

9、市场的情况下，独占许可的方式将带来更多的利益,26,许可策略,引进许可 优点: 在获得新技术方面比自主开发技术更节省成本 降低开发相关技术所带来的风险 使产品线快速现代化的可能性 快速进入市场的可能性,27,许可策略,对外许可 优点: 有可能进入没有许可方存在的市场 额外的收入,28,许可策略,许可合同的主要内容: 合同主体 对产品或方法的保证 对专利的保证 对技术诀窍的保密 有关合同的法律 仲裁 期限 支付和许可使用费,29,内容提要,您在欧洲所能运用的专利策略 2. 如何通过许可引进技术或者对外许可您的发明 3.企业应如何组建专利部门 4.如果您的专利在欧洲被侵权，将有哪些法律救济措施,3

10、0,欧洲是什么? 很多独立的国家 不同的文化 不同的传统 不同的经济水平 不同的法律制度 不同的司法 许多种不同的语言 这对知识产权领域意味着什么? 不同水平的知识产权文化和不同的知识产权政策 不同的公司类型,企业在欧洲建立知识产权部门,31,知识产权文化- 各企业的不同层次,第一层,第二层,第三层,顶 层,底 层,全面整合,产生利益,节约成本,防御,无保护,顶层 整合 第三层 获利 第二层 节约成本 第一层 防御 底层 无保护,32,0 无保护层,采取保密的方法并在适当时采取非商业秘密 的知识产权保护,企业在各种层次上如何行事 ?,顶层 整合 第三层 获利 第二层 节约成本 第一层 防御 底

11、层 无保护,33,1 防御层,企业的活动: - 知识产权意识 获得知识产权 维持专利权 - 尊重他人的知识产权 (保证运行自由) - 必要时有实施专利（诉诸法律）的意愿,顶层 整合 第三层 获利 第二层 节约成本 第一层 防御 底层 无防御,34,2 节约成本层,企业的活动: -重点致力于降低申请知识产权和维护知识产权池的 成本,顶层 整合 第三层 获利 第二层 节约成本 第一层 防御 底层 无防御,35,3 产生利益层,企业的活动: 使知识产权成为获利的源泉和核心 -把各种知识产权作为企业资产加以运用 -直接从知识产权池获得价值 -致力于具有战术价值的非核心、非战略性的知识 产权,顶层 整合

12、 第三层 获利 第二层 节约成本 第一层 防御 底层 无防御,36,3 知识产权产生利益层,企业活动: - 在整个公司的所有层面均考虑知识产权 组织高调行动对抗侵权者 - 制定积极的专利/商标许可计划 在研发方面的努力更加有针对性 开始或改进对专利侵权的调查和监控,顶层 整合 第三层 获利 第二层 节约成本 第一层 防御 底层 无防御,37,3 知识产权产生利益层,- 建立实施/执法机制，以确保您的专利不被侵权 持续地监控市场以对付侵权产品 实施/执法机制包括了谈判方式，从而使企业可以 不用诉诸法律诉讼即可遏制侵权 - 对恶性侵权，准备好以诉讼来对抗侵权者,顶层 整合 第三层 获利 第二层 节

13、约成本 第一层 防御 底层 无防御,38,许可 启动/加强前瞻性的许可计划 在不影响竞争优势的情况下找到产生收益的机会 开始许可时，应先对公司当前产品范围外的非核心技术或产品进行许可 找到合适的被许可人 (潜在的侵权者),顶层 整合 第三层 获利 第二层 节约成本 第一层 防御 底层 无防御,3 知识产权产生利益层,39,4 知识产权整合层,企业的活动: 制定长期专利战略 - 把企业整体战略与知识产权战略结合在一起 - 进行竞争力评估 集中于战略价值的获取 建立绩效评价和报告机制 - 确保以专利战略驱动研发,顶层 整合 第三层 获利 第二层 节约成本 第一层 防御 底层 无防御,40,知识产权

14、部门的组织,其他需要决定的要素 部门的目标设定 部门在公司内的重要性 组织内的战略部署 公司的规模 技术类型 针对哪些市场,顶层 整合 第三层 获利 第二层 节约成本 第一层 防御 底层 无防御,41,知识产权部门的组织,42,如果是采取防御性的公司 知识产权部门 不独立作出决定 不独立制定战略 它将接受所隶属的部门的指导,知识产权部门的组织,43,知识产权部门的组织,44,如果是跨国公司，且是 市场的领导者 规模很大 知识产权部门有自主决定权并可以制定相关战略 公司的知识产权由董事主管，有时是副总裁级别的,知识产权部门的组织,45,知识产权部门的组织,知识产权部,秘书处,战略部,文献,专利部

15、,商标部,专业人员,行政管理人员,专业人员,行政管理人员,许可 + 诉讼部,知识产权部门内部结构,46,Use of patents,Is it core Business?,Obligation to licence?,以市场条件许可,Licence at disadvantageous conditions,Use of patents,是否核心业务?,Use of patents,Use of patents,Obligation to licence?,Use of patents,Use of patents,Use of patents,Use of patents,Obligat

16、ion to licence?,使用专利,进攻性的态度,是,否,否,Coop. agreements,compulsory licences at favorable conditions,知识产权部门的组织,yes,大型公司的决策过程,Obligation to licence?,是,Obligation to licence?,Obligation to licence?,compulsory licences at favorable conditions,Obligation to licence?,compulsory licences at favorable conditions

17、,Obligation to licence?,Coop. agreements,compulsory licences at favorable conditions,Obligation to licence?,Coop. agreements,compulsory licences at favorable conditions,Obligation to licence?,Coop. agreements,compulsory licences at favorable conditions,Obligation to licence?,Coop. agreements,compuls

18、ory licences at favorable conditions,Obligation to licence?,合作协议,在有利的条件下强制许可,许可的义务?,Licence at disadvantageous conditions,低于市场条件许可,47,知识产权部门的组织,低于市场条件许可,小公司的决策过程,48,内容提要,1.您在欧洲所能运用的专利策略 2. 如何通过许可引进技术或者对外许可您的发明 3.企业应如何组建专利部门 4.如果您的专利在欧洲被侵权，将有哪些法 律救济措施,49,在欧共体条约(ECT)框架内几乎没有共同的规则或者进行协调的趋势 ECT 的相关规定 “在各

19、成员国之间取消商品进口和出口的关税和定量限制 “ “建立一个内部市场,取消阻止商品、人员、服务和资本在各成员国之间自由流通的各种障碍“,在欧洲行使专利权,50,在欧洲性行使专利权,知识产权的实施与ETC的目标有所对立，因此 欧洲司法法院对知识产权制定了一些限制: “专利的特定目标是为了补偿发明人的创新努力而确保专利权人对使用发明进行生产并首先把工业产品直接或通过被许可人投入流通的排他性权利以及防止任何侵权的权利。”,51,欧盟关于知识产权 “权利用尽” 的原则 “知识产权所有人不得或不得同意对投放在欧共体市场的商品行使知识产权的权利” 来自于欧盟国家的平行进口 来自于非欧盟国家的平行进口 专利

20、权人在其没有专利权的国家营销其产品将使其专利权“权利用尽”,在欧洲行使专利权,52,在欧洲行使专利权,强制许可和商品的自由流通 “关于专利权的国家规定可能会不同，但国家的法律措施不应区别对待国内产品和进口产品” 对出口到另一国家并已获得强制许可的专利产品进行限制 如果专利产品是在其他欧盟成员国生产的，不能要求强制许可,53,侵 权,整个欧洲所存在的差别 法律体系的差别 民法国家 (德国、法国、荷兰、意大利) 惯例法国家 (英国) 程序上的差别 证明侵权 法国或比利时需要saisie, 意大利需要descrizione (相当于非现场调查),英国需要“Anton Piller令”, 德国非现场调

21、查 处理过程 只需书面证词 ( 法国、意大利) 书面证词和法庭听证 (德国) 听证 (英国),54,程序上的差别 作为一种防御手段，可以在法庭提出知识产权无效(意大利、法国、荷兰、英国), 而在德国需要提起另外的诉讼 获得中间禁令和/或简要判决 最终救济 仍然存在实质差别 等同原则 间接（共同）侵权 权利要求的解释、翻译上的差别 侵权行为 在先使用 生产的目的是用于研究和试验 非商业生产 在专利保护期结束之前生产,侵 权,55,侵 权,在欧洲选择管辖法院由下列因素决定： 费用 (英国、德国、法国/意大利) 处理速度 (英国、德国) 司法可靠性 (德国、英国) 法律的差异,56,应对侵权的策略,

22、您的专利产品有被竞争对手侵权的嫌疑: 收集侵权证据, 对涉嫌侵权人的专利状况进行分析（包括国家、同一产品或类似产品的专利情况）并在分析时考虑解决的方式或考虑被告的反击情况(在每个相应的国家都应使用法律顾问) 如有可能，应权衡在哪里提起诉讼 (“选择管辖法院”), 发出警告 (并非总是必要), 根据法律、费用、速度和程序效力，在最有希望胜诉的国家提出诉讼,57,应对侵权的策略,您被竞争对手控告侵犯其持有的专利: 收集被控侵权的专利的有效性证据 请相关国家的专家作出侵权评估，并对被控侵权的专利的无效进行分析 在您被起诉的国家针对被控侵权的专利提出无效诉讼 利用您的专利对您的对手提起报复性的侵权诉讼

23、并充分利用 “选择管辖法院”的好处 保留与您的竞争对手在适当时机进行和解的可能性,58,应对侵权的策略,请 切 记 知识产权诉讼的审判结果并非总是由案件本身的是非曲直所决定。除了是否确实存在侵权行为，或者专利是否有效和可实施外，一个案件有时是由非实质因素所决定，如双方的精力和持久性、关键证人的品质和行为、律师的能力、法官对于专利和垄断的理解力等。 因此，是否提起诉讼的决定应考虑一系列的因素并依个例即根据每个案子的特定情况来处理。,59,应对侵权的策略,首要的是 防止承担专利侵权的责任! 对企业尤为重要的是，要通过监控最接近的和最大的竞争对手的专利活动来确保企业本身不会造成侵权。同时，一定要扩大您自己的专利池！,60,谢 谢! Bruno Cinquantini先生 地址与联系方式 Corso di Porta Vittoria, 9 20122 Milan - Italy （意大利米兰） b.cinquantiningpatent.it NOTARBARTOLO & GERVASI 律师事务所 处理欧洲专利、外观设计和商标 分支机构包括米兰、慕尼黑、佛罗伦萨、罗马等地,