庭审抗辩二审.pdf

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1、深圳市 TTT实业有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会及日本株式会社 NNN 行政纠纷案（NMD 商标） 庭 审 抗 辩 准 备（二审） 上诉人主张及理由被上诉人反驳及抗辩理由第三人主张及抗辩理由 主张主要事实和证据法律依据反驳观点主要事实和证据法律依据反驳观点主要事实和证据法律依据 撤销北 京一中院 （ 2006） 一中行初 字 第 651 号判决， 依法撤销 国家工商 局被上诉 人员会做 出的商评 字 （2006 ） 第 0528号 关 于 第 1204572 号“NMD” 商标争议 裁定 1、 原审法 院认定事 实不清， 证据不充 分。 1、NNN 公司的“NMD” 商标被核定使

2、用在第 20 类商品中，该类别中并 没有一审法院所认定的 NNN公司有权使用的带 扣、拉链等扣件产品， 而且该类别中商品与上 诉人注册商标核定使用 的第26类中的商品也没 有相同或类似的商品存 在。 NNN公司属于跨类别 使用其注册商标，此行 为是对上诉人在先核准 注册且在先使用商标权 的侵犯。 2、 上诉人于 1998年 9 月 7日在第 26类商品上 享有“NMD ”商标的专用 权，该日期早于 NNN 公 司于 2004年 8 月 16 日 在中国核准注册 “NMD” 商标的日期，且上诉人 在注册后一直使用该商 标，故上诉人享有在先 权利。 此外， NNN 公司在国外 获得的商标权不能当然

3、 延伸到中国，且不得侵 犯中国商标权人的合法 权益。因此，原审法院 认定NNN 公司享有 “NMD” 商标在中国大陆第 26类 商品上的在先权，属于 认定事实错误。 商 标 法 第 3条：“经 商 标 局 核 准 注 册 的 商 标 为 注 册商标，包 括 商 品 商 标、服务商 标 和 集 体 商标、证明 商标；商标 注 册 人 享 有 商 标 专 用权，受法 律保护。 ” 被 告 对 第 1204572 号 “NMD ”商标 争议案 的审 理认定 事实 清楚， 适用法 律正确， 程序 合法， 应予以 维持。 一 审 法 院 判决程 序合 法，判 决正 确， 亦应予维 持。 1、关于 NNN

4、 公司在先使用 “NMD ”商标的事实。被诉裁 定及一审判决中对于 NNN 公司 “NMD ”商标的使用情况，认 定的使用时间为 1996年 2 月 至 1997年 5 月，早于上诉人 申请 注 册该 商 标 的 日期 即 1997年 5月 26日。故上诉人 认为上述使用是对争议商标 的侵权使用无任何事实和法 律依据。 2、商标法没有规定当事人 在某类商品上注册商标后，不 得在其他类别商品上使用表 现形式相同的统一标志，上诉 人将NNN 公司在其他类别上未 注册的商标的使用，视为 NNN 公司超出核准注册的商品类 别使用已注册商标的观点，于 法无据。 3、 尽管恶意属于主观状态， 难以通过直接

5、证据加以证明 但一般可以综合相关因素包 括事后行为推断上诉人注册 行为是否符合诚实信用的基 本原则。 上诉人无证据足以证明其 对争议商标已投入真实有效 的实际商业使用，反而采取 商 标 法 第 31 条： “申请 注 册 商 标 不 得 损 害 他 人 现 有 的 在 先 权利，也不得 以 不 正 当 的 手 段 抢 先 注 册 他 人 已 经 使 用 并 有 一 定 影 响 的 商 标。 ” 北 京 市 第 一 中 级 人 民 法院（2006 ） 一 中 行 初 字 第 651号行政 判 决 书 认 定 事实清楚，适 用 法 律 正 确 无误，程序合 法，请求二审 法 院 维 持 原 审法院

6、判决， 驳 回 上 诉 人 的诉讼请求。 1、原审法 院 认 定 是 事 实无误。 1、在中国，NNN 公司于 1987年在包含扣 件等产品的第 30 类上取得了第 275152号 “NMD ”商标的专用权，1997年续展注册时， 该商标被核定使用在商品国际分类第 20 类 产品上，续展有效期至 2007年 1 月 19 日。 虽然 NNN 公司的 “NMD” 商标核定使用的商品 类别为第 20 类，但其一直生产销售第 26 类 中的产品。商标法并没有规定当事人在某类 商品上注册商标后，不得在其他类别商品上 使用表现形式相同的统一标志。 NNN公司并 非是跨类别使用其注册商标。 2、自 199

7、3年起，NNN 公司授权其在香港 设立的利富高（香港）有限公司（英文名称： NMD（HK ） LIMITED ） ，开始生产并在大陆地区 销售标有“NMD ” 商标的扣件产品。通过大量 的广告宣传及产品的大量销售，带有 “NMD ” 商标的扣件产品已在中国大陆具有很高的知 名度并为相关公众所知晓。在上诉人1997 年 5月 26日在第 26类商品上申请注册 “NMD ” 商标前，NNN公司就已经在中国大陆广泛使 用该商标，其产品覆盖的区域包括了北京、 上海、江苏、浙江、广东、福建、辽宁等省 市以及上诉人所在的深圳经济特区。上诉人 知道或应当知道“NMD” 商标却抄袭复制该商 标，侵犯 NNN

8、公司对“NMD”商标享有的在先 权利。 3、NNN公司在先使用“NMD ”商标证据确 实充分，依照商标法第 31条应当予以保护。 而上诉人认为 NNN 公司使用“NMD ” 商标的行 为是对其注册商标的侵权无任何事实和法律 依据。 商标法 第 31条：“申请 注册商标不 得损害他人 现有的在先 权 利 ，九 天 考 资也 不得以不正 当的手段抢 先注册他人 已经使用并 有一定影响 的商标。 ” 上诉人主张及理由被上诉人反驳及抗辩理由第三人主张及抗辩理由 主张主要事实和证据法律依据反驳观点主要事实和理由法律依据反驳观点主要事实和理由法律依据 3、NNN 公司于 2003年 9 月 11 日申请在

9、第 26 类上注册 “NMD ”商标，且其商品销售 的范围保包括北京、上海、 浙江、深圳等地，这足以证 明 NNN 公司侵犯上诉在先权 及商标专用权。 4、 上诉人在得知 NNN 公司在 同一种商品或者类似商品上 使用与自己完全相同的商 标，且销售标有“NMD ”商标 的产品后，通过往来函件、 传真等方式就 NNN 公司侵权 事宜与 NNN 公司协商。在协 商不成的情况下，为了维护 自己的合法权益，上诉人请 求工商行政管理部门处理， 并提起相关侵权诉讼，并非 像一审法院所认定的具有主 观恶意性。 索要高额转让费用、赔偿 金等要求，通过向 NNN公 司客户发警告函、侵权诉 讼、侵权投诉等方式意图

10、 阻止 NNN公司的产品进入 市场。而且在上诉人注册 “NMD ”商标前，NNN公司 已使用该商标且具有一定 的影响，上诉人对其注册 商标为何与 NNN公司完全 相同又无合理解释。故综 合上诉人注册商标的事实 情况及对 NNN公司造成的 损害后果，推定上诉人在 主观上是以谋取不正当利 益为目的，具有主观恶意 性。 4、上诉人申请注册的“ NMD ”商标，无论从字母组 合的样式，还是字母大小写，字母大小比例和色彩均 与 NNN 公司的“NMD ”商标标识完全相同，其完全抄袭 了 NNN 公司在先使用的并具有一定影响力的“ NMD”商 标。除此之外，上诉人还在中国注册了 NNN公司另一 个为相关公

11、众熟知的的“ TDFT ”商标和本行业中的其 它两个商标“ITXNNTUS”和 “TDFTNNT” 。行为是恶意 抢注他人在先拥有的并具有一定影响力的商标。在注 册上述商标后，上诉人却并未真正使用过，其目的是 为索要高额转让费。 5、2004年 9月，上诉人委托香港律师首先致函 NNN 公司欲协商解决商标一事； 2004年 11 月 16 日，上诉 人向 NNN 公司提出 1800万港币的价格转让其商标，遭 到 NNN 公司的拒绝；随后，上诉人向 NNN 公司客户发 出警告函， 并于 2005年 2月向上海工商局举报投诉 NNN 公司、意图阻止 NNN公司及其客户的经营，这给 NNN 公司及其

12、客户造成了严重影响； 2005年 5 月，上诉人 又以 NNN公司的客户为被告向深圳市中级人民法院提 起商标侵权诉讼， NNN 公司作为第三方也希望用法律的 武器来捍卫自己的权利 .于是，积极准备应诉；2005年 8 月上诉人以“最后通知”的方式威胁 NNN 公司并提出 500万港币的转让价格，NNN 公司并未同意；同月，其 又向深圳市工商局福田分局举报，福田分局扣押了 NNN 公司客户的产品。 在诉讼期间，上诉人还向 NNN公司致函妄想以诉 讼的压力迫使 NNN公司接受其提出的要求，在被 NNN 公司拒绝后，上诉人自动降低转让价格并提出由NNN 公司来定价的要求，但 NNN公司未予答复。开庭

13、前， 上诉人为避免败诉，从而使其索要高额转让费的目的 落空，于是向法院提出撤诉。 依据商标法第 31条的规定，其行为符合以不 正当的手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商 标的情形，依法应当予以撤销。故被上诉人的裁定无 误，原审法院认定事实清楚。 上诉人主张及理由被上诉人反驳及抗辩理由第三人主张及抗辩理由 主张主要事实和证据法律依据反驳观点主要事实和理由法律依据反驳观点主要事实和理由法律依据 2、一 审法 院适 用法 律错 误。 1、上诉人于 1998年 9 月 7 日获准在第 26类商品上使 用“NMD ”商标。NNN 公司于 2003年 9月 5日向被上诉人 提出商标评审的申请，根据 商

14、标评审规则第 59条 2 款的规定，其时间已经超出 一年法定受理的期限。被上 诉人应做出驳回申请的裁 定。 2、 根据最高人民法院关 于审理商标案件有关管辖河 法律适用范围问题的解释 第 6条、第 9 条的规定，九 天考资被上诉人应当适用 1993 年商标法第 27 条 第二款一年期限的受理规 定，审查做出驳回 NNN 公司 对上诉人注册商标争议裁定 的申请的裁定。 3、原审法院适用法律错 误，同时在审理本案时未能 查明被上诉人错误适用法 律，受理不符合申请商标评 审条件应予驳回的案件。 商标评审 规则第 59 条第 2 款规 定： “当事人 就商标法修 改决定施行 时注册已满 一年的商标 产

15、生争议， 向 商标评审委 员会申请评 审的， 适用修 改前商标法 第 27条第二 款规定的提 出申请的期 限处理。 1993 年商 标法第 27 条第 2 款： 除前款规定 的情形外， 对 已经注册的 商标有争议 的， 可以自该 商标经核准 注册之日起 一年内， 向商 标评审委员 会申请裁定。 本案所指的争议依据商 标法第 41 条提出，根据 NNN公司及上诉人在被诉行 政程序中的陈述及举证情 况，被上诉人在被诉裁定、 一审法院在一审判决中明确 地审理焦点问题，主要是争 议商标是否违反了 商标法 第 31 条的规定，应否适用 商标法第 41条第 2款。 本案并不属于仅仅依据商 标法第 41条第

16、 3 款及商 标法实施条例第 29条，就 商标相同近似问题提出的 “小争议”类型。 故本案的受理时限为 5 年 而非 1 年。一审判决适用法 律正确，审理程序合法。 商标法第 41条第 2款，即“已注册 的商标，违反本 法第十三条、第 十五条、第十六 条、第三十一条 规定，自商标注 册 之 日 起 五 年 内，商标所有人 或者利害关系人 可以请求商标评 审委员会撤销该 注册商标。 2、原审法 院 适 用 法 律正确。 1、NNN 公司针对上诉人在国际分类第 26类 上注册的第 1204572号商标向被上诉人提出 的争议实际上是一个基于以不当手段抢先注 册他人已经使用并有一定影响的商标的情形，

17、即上诉人的行为违反了商标法第 31 条的 规定，根据商标法第 41 条第 2 款，NNN 公司于 2003年 9 月 5 日向被上诉人提出撤销 上诉人于 1998年 9 月 7 日注册的第 1204572 号 NMD 商标在该款规定的五年期限内，故被上 诉人依商标评审规则第 2 条的规定予以受 理，完全符合有关规定，原审法院在开庭审理 本案时已就此进行过审查， 并不存在超过时效 的问题。 2、上诉人所谓的 1993 年商标法第 27 条第 2 款即现行商标法第 41条第 3 款、现行 商标法实施条例第 29 条所规定的均是由于在 先注册的商标因相同或相似问题而提出的对 他人在后注册的商标提出争

18、议的情形，而本案 是基于上诉人恶意抢注他人在先使用且具有 一定影响力的商标所发生的争议， 故不应适用 上述条款的规定，不应受 1 年受理期限的约 束。同样， 最高人民法院关于审理商标案件 有关管辖河法律适用范围问题的解释第 5条 所述的其他情形及第 6条， 及 商标评审规则 第 59 条第二款均不适用于本案，上诉人在上 诉状中所述纯属是对法律的错误理解。 商标 法 第41条第 2 款，即 “已注册 的商标， 违反本法 第 十 三 条、第十 五条、第 十六条、 第三十一 条规定， 自商标注 册之日起 五年内， 商标所有 人或者利 害关系人 可以请求 商标评审 委员会撤 销该注册 商标。 上诉人主

19、张及理由被上诉人反驳及抗辩理由第三人主张及抗辩理由 主张主要事实和证据 法律依据 反驳观点主要事实和理由 法律依据 反驳观点主要事实和理由法律依据 3、一 审 法 院 审 理 程 序 违 法。 被上诉人主观臆断上诉人 存在以不正当手段抢先注册 他人已有使用并有一定影响 力的商标的情形。而不是在 受理 NNN 公司提起的商标争 议申请时首先适用最高人 民法院关于审理商标案件有 关管辖和法律适用范围问题 的解释第六 6 条、修改决 定施行前商标法第 27条 第 2 款、 商标评审规则第 59条第 2款规定的一年受理 期限审理，驳回 NNN 公司不 符合申请评审条件的商标申 请。一审法院也未就时限问

20、 题正确适用法律撤销了被上 诉人做出的不符合申请评审 条件的行政裁定。 最高人民法院关于审理 商标案件有关管辖河法律 适用范围问题的解释 第 6 条：当事人就商标法修改 决定施行时已满一年的注 册商标发生争议，不服商 标评审委员会作出的裁定 向人民法院起诉的，适用 修改前商标法第二十七条 第二款规定的提出申请的 期限处理；商标法修改决 定施行时商标注册不满一 年的，适用修改后商标法 第四十一条第二款、第三 款规定的提出申请的期限 处理。 第 9 条：除本解释另行 规定外，商标法修改决定 施行后人民法院受理的商 标民事纠纷案件，涉及该 决定施行前发生的民事行 为的，适用修改前商标法 的规定；涉及

21、该决定施行 后发生的民事行为的，适 用修改后商标法的规定； 涉及该决定施行前发生， 持续到该决定施行后的民 事行为的，分别适用修改 前、后商标法的规定。 本 案 审 理 程序合法。 3、原审法 院 审 理 程 序合法。 1、被上诉人受理程序合法，原审法院适用 法律无误，程序合法。 种种证据表明， 上诉人剽窃、 复制、 抢注 NNN 公司早已在中国大陆使用并具有一定影响力 的商标，且在其注册“ NMD ”商标后以向 NNN 公司客户发送警告函；向 NNN 公司索要高额转 让费等手段损害 NNN 公司的合法权益，其行为 完全符合商标法第 31 条规定的“以不正 当的手段抢先注册他人已经使用并有一定

22、影 响的商标“的情形。故依据商标法第41 条第 2 款 NNN 公司在上诉人恶意强注“NMD ” 商标后 5 年内向被上诉人申请撤销该商标，被 上诉人依据商标法实施条例第 28 条及 商 标评审规则第 2条予以受理，完全符合法律 程序。 上诉人主观臆断将本案归为在先注册的商 标因相同或相似问题而提出的对他人在后注 册的商标提出争议的情形，并罗列出根本不适 用于本案的相关法律条文，显然是对本案事实 的歪曲及对法律的错误理解。 2、根据商标评审规则第 16 条“申请商 标评审，应当符合下列条件：（一）申请人须 有合法的主体资格； （二）在法定期限内提出； （三）属于商标评审委员会的评审范围； （四

23、） 依法提交符合规定的申请书及有关证据材料； （五）有明确的评审请求、事实根据和理由； （六）依法缴纳评审费用。 ”以及第 21条“商 标评审申请经审查符合受理条件的，商标评审 委员会应当在 30 日内向申请人发出受理通 知书 。 ”被上诉人在受理 NNN 公司提出撤销上 诉人商标的申请时，只有形式审查的义务，并 没有对实体进行审查的义务。 1993 年商标 法第 27条第 1 款： 已经注册 的商标， 违反本 法第八条规定 的， 或者是以欺 骗手段或者其 他不正当手段 取得注册的， 由 商标局撤销该 注册商标； 其他 单位或者个人 可以请求商标 评审委员会裁 定撤销该注册 商标。 商标法实施 条例 第 28条： 商标评审委员 会受理依据商 标法第三十二 条、第三十三 条、第四十一 条、 第四十九条 的规定提出的 商标评审申请。 商标评审委员 会根据事实， 依 法进行评审。