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1、第 1 页 转让合同:非专利技术转让合同纠纷案1 特征码 KGbwZDeCdRcsEkIkhjLZ 上海大华化轻工业公司诉孔德凯未申请专利之前签订的专利申 请权转让合同应为非专利技术转让合同纠纷案 案情 原告：上海大华化轻工业公司（以下简称大华公司） 。 被告：孔德凯，男，50 岁，无锡六合微电子技术研究院院长。 1987 年 6 月，大华公司与孔德凯经中介人介绍，双方签订了 一份“转让安全节能电镀循环过滤加热器专利申请权合同” 。合 同约定：孔德凯将自己的非职务发明“安全节能电镀循环过滤 加热器”的专利申请权转让给大华公司，由大华公司自主办理 专利申请，孔德凯永远放弃本产品实用新型专利申请权
2、，即使 大华公司只实施，未申请专利，孔德凯也不提出申请；大华公 司同意支付给孔德凯专利申请权转让费 10 万元，付款方式是： 合同签约后预付 5 万元，合同公证后补付 5 万元；合同签字生 第 2 页 效后，即由大华公司到公证机构办理公证手续。合同还约定， 以后不论大华公司在生产中的经济效益如何，孔德凯无权再要 求大华公司支付报酬，亦不承担经济退回风险。 合同签订后，大华公司分二次支付给孔德凯转让费 6 万元（一 次 1 万元，一次 5 万元） ，但未按合同规定办理公证手续。孔德 凯认为大华公司未按约支付转让费，便于 1987 年 7 月 23 日向 中国专利局提出专利申请。1988 年 6
3、月 1 日，孔德凯申请的专 利经中国专利局公告。据此，大华公司向上海市中级人民法院 起诉，要求孔德凯返还转让费 6 万元，并赔偿违约金 1 万元。 被告辩称：合同规定合同签字生效后，即由大华公司到公证机 构办理公证手续，然而大华公司既未去办理公证手续，也未按 照合同约定的方式支付转让费，已构成违约在先。其向专利局 申请专利的行为，不影响转让合同的履行。 审判 一审法院经审理后认为：原告大华公司与被告孔德凯于 1987 年 6 月签订的专利申请权转让合同有效，原、被告双方应恪守 履行。被告孔德凯在签约后又自行申请专利，属违约行为。故 其根据合同收取的专利申请权转让费应全数退还。合同未规定 第 3
4、 页 违约金，故原告起诉要求被告赔偿 1 万元违约金不予支持。本 案系被告违约引起诉讼，诉讼费应由被告负担。根据中华人 民共和国经济合同法第六条、第三十二条第一款之规定，判 决： 一、原、被告 1987 年 6 月签订的“转让安全节能电镀循环过 滤加热器专利申请权”合同予以解除； 二、被告应返还原告专利申请权转让费 6 万元。 被告承担本案诉讼费 640 元。 被告孔德凯不服，向上海市高级人民法院提出上诉。 二审法院经审理后认为：专利申请权依法可以转让，但必须订 立书面合同，经专利局登记和公告后方能生效。上诉人孔德凯 与被上诉人大华公司签订转让专利申请权合同后，未向中国专 利局提出登记和公告，
5、不符合合同生效的形式要件，应认定该 合同未依法成立。依照中华人民共和国专利法第十条第四 款和中华人民共和国民事诉讼法第一百五十三条第一款第 （二）项之规定，判决： 第 4 页 一、维持上海市中级人民法院民事判决第二项； 二、撤销上海市中级人民法院民事判决第一项。 本案二审诉讼费 640 元，由上诉人孔德凯负担。 上诉人孔德凯不服，向上海市高级人民法院提出申诉。 上海市高级人民法院审判委员会经过讨论认为：一、二审法院 对于本案大华公司有无违约在先等主要事实没有查清，一、二 审判决认定事实的主要证据不足。二审判决适用法律错误。据 此裁定中止原判决执行，由上海市高级人民法院对本案再审。 上海市高级人
6、民法院再审认为：大华公司未按约支付转让费， 已违约在先。在新情况下，孔德凯将该技术申请专利，防止他 人抢先申请，是对该技术权益采取的保护措施。专利法第十条 所称的专利申请权转让，是指已经提出专利申请而尚未授予专 利阶段内的技术转让。而本案转让合同所涉及的技术，并未向 中国专利局提出过专利申请，因此不是专利申请权转让合同， 而是普通的非专利技术转让合同，该条款对本案不适用。至于 某项技术在提出专利申请之前，当事人即将他们之间订立的非 专利技术转让合同称之为“专利申请权转让合同” ，是当事人对 第 5 页 法律的误解，不影响合同的性质和实际履行。因此，二审适用 中华人民共和国专利法第十条第四款认定
7、为专利申请权转 让合同未成立，系适用法律错误，应予纠正。在法律适用上， 本案合同性质为非专利技术转让合同，本应适用中华人民共 和国技术合同法 ，但由于该法是 1987 年 11 月 1 日施行的，而 转让合同是 1987 年 6 月签订的，该法对此没有溯及力。因此， 本案应适用中华人民 民共和国经济合同法 ，该转让合同系有效合同。经再审法院主 持调解，双方当事人自愿达成协议： 一、原审上诉人与原审被上诉人之间对“转让安全节能电镀循 环过滤加热器专利申请权合同”不再存在任何权益争议；原审 被上诉人不再使用该安全节能电镀循环过滤加热器技术； 二、原审被上诉人同意不再要求原审上诉人退还有关技术转让
8、费用 6 万元； 三、原一、二审诉讼费由原审被上诉人与原审上诉人各自承担。 第 6 页 评析 一、二审认定本案为专利申请权转让合同纠纷，系定性有误， 在此基础上适用法律，便产生了法律适用错误。我国专利法第 十条规定：“专利申请权和专利权可以转让” ， “转让专利申请 权或者专利权的，当事人必须订立书面合同，经专利局登记和 公告后生效。 ”专利法第 10 条之所以对专利申请权转让和专利 权转让作如此严格的形式要件的限制，立法本意是为了加强对 已经提出专利申请的专利申请权和已经被授予专利的专利权的 管理和保护。而对没有提出专利申请的“专利申请权转让” ，则 不在该法所调整和保护的范围之内。在实践中，根本没有也不 可能将没有提出过专利申请的“专利申请权转让合同”报到中 国专利局登记并公告。没有提出过专利申请的“专利申请权转 让合同” ，实质上不是专利申请权转让合同，而是一次性卖绝的 非专利技术转让合同。当事人对法律不了解，将之称作“专利 申请权转让合同” ，系当事人对法律的误解，不影响合同的性质 和实际履行。因此，再审认定该合同系非专利技术转让合同， 是正确的。 第 7 页